Tildekning av et varemerke kan utgjøre en varemerkekrenkelse

I 2017 ble 63 mobilskjermer til Apples iPhone stoppet i tollen på Gardemoen. Skjermene var uoriginale med Apple-logoer som før innførsel til Norge hadde blitt tusjet over. Apple krevde destruksjon av dem i henhold til tolloven kapittel 15. Importøren av mobilskjermene motsatte seg dette, og Apple tok ut søksmål om varemerkekrenkelse. Den 2. juni 2020 ga Høyesterett Apple medhold.

Er innførsel av mobilskjerm med tildekket Apple-logo varemerkebruk?

Apples logo var tildekket av en type tusj som lot seg fjerne. Etter montering av skjermen ville ikke Apple-logoen lenger være synlig. Det ville følgelig kun være profesjonelle omsetningsledd og reparatører som ville se logoen og/eller tusjen som skjulte logoen. Ved alminnelig bruk ville ikke sluttbrukeren av mobilen se Apple-logoen eller tildekningen.

Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var hvorvidt innførsel av mobilskjermer med tildekket Apple-logo representerte en krenkelse av eneretten som varemerkeinnehaveren har i henhold til varemerkeloven § 4.

Det følger av varemerkeloven § 4 (1) bokstav a at ingen, uten samtykke fra varemerkeinnehaveren, i næringsvirksomhet kan “bruke” tegn som er “identisk” med varemerkeinnehaverens merke. Det var uomtvistet at Apple-logoen, som var tusjet over, var identisk med Apples varemerkeregistreringen for klasse 9. Det gjenstående spørsmålet var dermed om den aktuelle innførselen representerte “bruk” i varemerkerettslig forstand. En ikke-uttømmende liste over handlinger som betraktes som “bruk” er gitt i § 4 (3). I bokstav c i denne bestemmelsen oppgis det “å innføre (..) varer med merket på” som et eksempel på slik varemerkebruk.

Til tross for at ordlyden i § 4 (1) ved første øyekast fremstår som absolutt, må den tolkes innskrenkende i lys av både norsk høyesterettspraksis (HR-2018-110-A (Ensilox)) samt EU-praksis (for eksempel C-206/01 (Arsenal)). I henhold til disse avgjørelsene er en nødvendig forutsetning at handlingene er egnet til å skade varemerkets funksjoner. Varemerkets funksjon er først og fremst å angi den kommersielle opprinnelsen til det aktuelle produktet eller tjenesten, men også for eksempel å sikre kvalitetsgarantien. I nevnte avgjørelse fra Høyesterett legges det i likhet med EU-domstolen til grunn at det må foreligge en “clear possibility” for slik skade på varemerkets funksjoner. I den foreliggende saken identifiserte Høyesterett noen av varemerkets funksjoner. Høyesterett uttalte at dersom det skulle foreligge varemerkekrenkelse, måtte den aktuelle bruken skade noen av disse funksjonene eller andre funksjoner som varemerkeinstituttet tar sikte på å beskytte. Dette er altså tilleggskrav til vilkårene som direkte kommer til uttrykk i § 4 (1) bokstav a.

Varemerkets funksjoner kan skades

Høyesterett påpekte at varemerkets funksjoner kan skades ved at noen kunne fjerne tusjen som skjulte varemerket. Det ble påpekt at dersom tildekningen fjernes, ville skjermene fullstendig fremstå som Apples originale. De involverte ville også kunne være motivert til å gjøre dette ettersom Apples logo vil kunne øke verdien av mobilskjermene.

I tillegg viste Høyesterett til at varemerkets funksjoner kan skades uavhengig av om tildekningen ble fjernet. Dette ble begrunnet med at skjermene visuelt var identiske med Apples originale skjermer, og at tildekningen var på samme sted som der Apple-logoen vanligvis er plassert. Dette vil kunne skape forvirring rundt mobilskjermens kommersielle opprinnelse. For reparatører og profesjonelle omsetningsledd, som Høyesterett la til grunn at var den relevante omsetningskretsen, ville det dermed kunne oppstå usikkerhet som i seg selv var egnet til å skade varemerkets funksjoner. Høyesterett anvender tilsynelatende ikke § 4 (1) bokstav b om forvekslingsfare direkte, men påpeker at denne usikkerheten kan spille inn i vurderingen av om funksjonene til et varemerke er skadet og dermed om det foreligger et inngrep i henhold til § 4 (1) bokstav a.

På dette grunnlaget konkluderte Høyesterett at det forelå et varemerkeinngrep ved innførsel av mobilskjermer med Apple-logo tildekket med tusj.

Hadde saken stilt seg annerledes hvis skjermene var originale?

Ved første øyekast kan det fremstå som om saken ville fått et annet utfall dersom skjermene var originale. Dette må imidlertid nyanseres.

Dersom man kjøper et Apple-produkt, med Apple-logo, i utlandet og velger å innføre dette produktet i næringsvirksomhet representerer dette i utgangspunktet “bruk” i henhold til varemerkeloven § 4 (3), som faller innenfor § 4 (1) bokstav a. Til tross for at produktet som har blitt ervervet i utlandet er originalt, foreligger det derfor i utgangspunktet en varemerkekrenkelse. Dette til tross for at produktet som innføres er lovlig kjøpt i utlandet.

I Norge finnes det imidlertid regler rundt såkalt konsumpsjon som sørger for at slik innførsel kan gjøres fra andre EU-land. Parallellimport i næringsvirksomhet utover dette er imidlertid i utgangspunktet ikke lovlig, uten samtykke fra den aktuelle varemerkeinnehaveren.

Avgjørelsen påvirker ikke retten til å reparere og bruke reservedeler

Det har fra enkelte hold, i forbindelse med tidligere omtale av saken i media, blitt antydet at dersom Apple fikk medhold i denne saken, ville det innskrenke muligheten til å reparere forbrukerprodukter og til å bruke reservedeler i tilknytning til det. Dette må nyanseres.

Høyesterett uttalte at avgjørelsen ikke er til hinder for innførsel av produkter som kan benyttes som reservedeler eller lignende, såfremt produktene ikke er påført et ulovlig varemerke. Avgjørelsen adresserer følgelig ikke lovligheten av å importere skjermer fra tredjeparter som kan brukes som alternativer til Apples egne, såfremt skjermene ikke direkte eller indirekte bruker Apples beskyttede varemerke. Videre er heller ikke avgjørelsen til hindrer for innførsel av varemerkeinnehaverens produkter dersom produktene er satt på markedet av varemerkeinnehaveren i EU eller med dennes samtykke.